2020 ALB China十五佳IP律师案例分享
律师介绍
顾萍
中伦律师事务所权益合伙人
guping@zhonglun.com
顾萍律师目前是中伦律师事务所合伙人。顾律师博士毕业于华盛顿大学法学院，美国专利代理人和纽约州执业律师，已有18年的执业经验。顾律师曾在美国执业8年，先后在美国知名的摩根菲尼跟律师事务所（Morgan & Finnegan）和美邦律师事务所（Milbank Tweed）从事知识产权业务，业务范围涉及专利、商标、版权的诉讼、申请及许可谈判等。顾律师是美国纽约联邦法院出庭律师，曾代理IBM, 富士通, 美联银行, 爱立信和索尼爱立信，赛格威等客户在美国国际贸易委员会（ITC）及各联邦法院及进行了近30 多个专利诉讼和337诉讼调查。顾律师的代表客户包括Netgear、谷歌、微软、亚马逊、阿尔斯通、乐高、索尼、腾讯、联想等。
Ping Gu is an equity partner of Zhong Lun Law Firm. Ms. Gu got a juris doctor degree at the School of Law, Washington University in St. Louis, and she registered to practice before the USPTO and was admitted to the Bar of the state of New York. She has practiced in IP area for 18 years. Ms. Gu has practiced in the IP area, such as litigations, filing application and licensing involved in patents, trademarks and copyrights, for 8 years in the U.S., sebsquently worked in two well-known law firms, Morgan & Finnegan and Milbank Tweed. Admitted to the U.S. District Courts for the Southern and Eastern Districts of New York, Ms. Gu represented her clients, such as IBM, Fujitsu, Midland Bank, Ericsson and Sony Ericsson, Segway and other clients in over 30 patent litigations and 337 investigations in the federal courts and ITC. Ms. Gu has also represented many transnational companies in their IP matters, such as Netgear, Google, Microsoft, Amazon, Alston, Lego, Sony, Tecent, Lenovo, etc.
案例 1
案件名称:
全球创新聚合有限责任公司行政投诉网件（北京）网络技术有限公司专利行政投诉系列案件
案件概况:
争议点:
由于涉案专利发明点，专利权利要求1中的特征C1-C3步骤为算法机制特征，Netgear, Inc.仅为路由器的生产商，路由器中涉及到被诉QoS功能的芯片是由第三方博通公司提供，而QoS功能是趋势科技公司设计的。在专利权人侵权投诉请求书中只列明了侵权“表面现象”，我们认为仅从表象上判断得出被诉产品R7000等落入涉案专利保护范围的可能性极低。
案件难点：
我方本案中代理的是Netgear北京公司，经过对案件的仔细分析，我们认为北京局行政投诉的处理结果对Netgear公司至关重要。首先，北京行政投诉案将直接影响Netgear一系列路由器是否还能继续在北京地区销售；其次，全球创新聚合有限责任公司很可能以该专利侵权案件为基础，向Netgear提出高额和解费；另外，北京案还可能影响合肥局的行政处理结果。专利侵权行政纠纷案件审理周期非常短。
律师策略：
面对困境，中伦律师在极短的时间内，制定了行之有效的诉讼策略和方案，包括不侵权抗辩、现有技术抗辩等。为了更好支持我方的不侵权抗辩主张，我们委托司法鉴定机构针对被诉侵权产品进行了司法鉴定；另外，我们聘请了该行业知名研究机构的高级工程师作为专家辅助人。专家被安排参加听证会，以帮助我们向裁判组解释涉案技术和我方产品的不同点。另外，我们找到了多款在涉案专利申请日之前上市的路由器产品，以及大量关于上述路由器的网页报道，作为现有技术抗辩。
案件结果：
案件意义/亮点：
首先，由于涉案专利发明点，专利权利要求1中的特征C1-C3步骤为算法机制特征，Netgear, Inc.仅为路由器的生产商，路由器中涉及到被诉QoS功能的芯片是由第三方博通公司提供，而QoS功能是趋势科技公司设计的。在专利权人侵权投诉请求书中只列明了侵权“表面现象”的情况下，我方主动申请北京局依职权向博通公司、趋势科技公司进行调查取证。
其次，我们成功聘请中国科学院计算技术研究所老师作为专家辅助人，从专业的角度向合议庭说明“当前涉及到QoS方案背后可能存在着多种机理、多种算法，而涉案专利权利要求中保护的算法并未被当前市场的主流产品所采用”，进而论证仅从表象上判断得出被诉产品R7000等落入涉案专利保护范围的可能性极低，根据“高度盖然性的证明标准”，应当认定我方产品不侵权。
最后，我方将现有技术抗辩作为本案主要抗辩点。经我们多方搜索，找了在涉案专利申请日之前上市的多款路由器（WRT150N、Netcore2805NR等）、以及大量关于上述路由器的网页报道，以用于证明该被诉产品属于现有技术。
总之，我们从主体适格、侵权证据、理由以及现有技术抗辩多个角度，提交了充分的证据，对方在收到证据后即将合肥知识产权局的两件行政案件主动撤回。
案例 2
案件名称：
有机废物系统股份有限公司（OWS公司）于蓝德环保和杭州市环境集团专利侵权纠纷案
案件概况：
争议点：
由于涉案专利包含的方法特征和技术效果特征，因此如何证明被诉项目中具有相应的技术效果是确定本案是否侵权的关键因素。
案件难点：
本案涉及到大型工程建设项目的专利侵权，被诉侵权项目无法通过公证购买等常规手段进行证据收集，涉案项目为政府招标、由蓝德公司中标的工程项目，且涉案专利中限定了方法特征和效果特征，导致原告举证难度很大。
律师策略：
基于该案件的上述特点，我们制定了证据收集策略，从以下几方面搜集证据并进行了详细分析：
（1）大量搜集网页证据并进行实地调查
我方在蓝德公司官网及其他相关第三方网站上固定了几十份网页证据，证明蓝德公司“自认”使用了原告的专利技术；考虑到该案件为政府招标的、涉及公众利益的大型项目，必然会有相应的招投标文件及环评文件等，我们通过充分检索固定到了被告二环境集团建设该项目时的招标文件及初步的环评文件等；另外，对被诉项目现场进行了实地公证调查、获取到了现场公证人员的录音及项目的外部照片。
（2）说服法官进行现场勘验
在现场勘验时，我方成功抓住了被告律师陈述的两个关键参数，从逻辑角度说明被告项目中至少其中部分输料管为涉案专利的膨胀管，并通过前述数据外加勘验获得的数据计算得出了被诉项目和涉案专利技术效果大致相当的结论。
（3）说服法官调取投标文件
（4）深入挖掘两被告提供的证据
对两个被告提交的不侵权抗辩证据进行了深入分析和挖掘，从被告一蓝德公司提交的证据中找到了可以辅助证明涉案专利技术效果的证据，进而巧妙地使用被告的证据证明了对其不利的事项，成功说服了法官。
案件结果：
法院判决被告立即停止生产、销售侵犯原告专利权产品的行为；并判决被告赔偿原告经济损失三百万元人民币。
案件意义/亮点：
针对本案的复杂技术背景，中伦律师提供了专业化、团队化和高效的法律服务，赢得了当事人的肯定与赞赏，也体现了中伦律师深入分析和理解技术，全面分析法律问题的能力，以及以精细化方式处理专利案件的水平。本案几乎涵盖了专利诉讼中所有的流程，包括管辖异议、现场勘验、证据调取以及伴随案件产生的专利无效程序，是一个非常典型的专利侵权案件。本案对于大型项目证据获取、对方证据解读和利用、如何说服法官调取进一步证据等方面，具有重大参考价值。
案例 3
案件名称：
代理北京搜狗科技发展有限公司（下称搜狗公司）应对北京百度网讯科技有限公司（下称百度公司）提起的专利侵权诉讼
案件概况：
争议点：
关于权利要求1保护范围的解释双方存在争议。
案件难点：
本案涉及计算机代码、后台数据交互的复杂、抽象的技术问题，技术背景复杂，难于理解。
律师策略：
在一审询问开庭前夕，中伦律师在极短的时间内，制定了行之有效的诉讼策略和方案，有效找到对方证据中的技术错误和逻辑漏洞，显著降低了对方证据的可信性，并且通过在先公开使用的同类软件产品测试、技术文献支撑、开展技术论证等手段，进一步挖掘对我方有利的证据和主张。在开庭庭审过程中，通过可视化的PPT展示和实物演示，将涉及计算机代码、后台数据交互的复杂、抽象的技术问题，以形象、直观的方式向合议庭进行展示。我们分析百度在无效程序和行政诉讼中对权利要求1的限缩，充分利用“禁反言”原则进行不侵权抗辩。
案件结果：
北京知识产权法院对北京百度网讯科技有限公司（下称百度公司）诉北京搜狗科技发展有限公司（下称搜狗公司）侵害发明专利纠纷一案作出判决，判定搜狗公司未侵犯百度公司的专利权，搜狗公司获得胜诉。
案件意义/亮点：
本案涉案产品为搜狗公司的主营产品“搜狗输入法”。与传统输入法不同，“搜狗输入法”是第一款为互联网而生的输入法——它通过搜索引擎技术，将互联网变成了一个巨大的“活”词库。作为中国国内主流的汉字拼音输入法之一，“搜狗输入法”长期占据较高的市场份额，是使用范围及受欢迎程度最高的输入法。该案对搜狗公司是否可以继续向用户提供“搜狗输入法”有显著影响。
搜狗公司与百度公司之间的系列专利诉讼因涉案专利数量之多、涉案金额之高、涉及多种新型法律问题，被誉为中国“互联网专利第一案”，在知识产权领域，甚至整个互联网行业，均产生重大影响。
案例 4
案件名称：
美国康宁公司在美国诉东莞晶博光电有限公司（晶博）和深圳信濠光电有限公司（信濠）违约
案件概况：
我们的客户晶博和信濠是中国规模较大的手机玻璃加工商，原告康宁是美国著名的玻璃制造商。康宁制造的大猩猩玻璃被各大手机和平板电脑制造商广泛采用，用作盖板玻璃。大猩猩玻璃在组装成手机盖板之前，需要做强化处理。康宁将玻璃提供给晶博和信濠等玻璃加工商进行强化处理，并提供强化工艺，且与晶博和信濠签署了框架合作协议，约定其提供的强化工艺只能用于加工康宁的玻璃。2018年，康宁通过检测晶博和信濠加工的其他制造商的手机玻璃盖板，认为这些玻璃盖板具有合作协议中“康宁技术”中所包含的专利所限定的技术特征，以此主张晶博和信濠违反合作协议，采用康宁的强化工艺处理了其他玻璃供应商的玻璃，旋即在美国纽约西区法院对晶博和信濠分别提起了违约之诉、侵犯商业秘密之诉和专利侵权之诉。
争议点：
这两个案件涉及的框架合作协议内容基本相同，诉讼的理由也基本相同。主要的争议焦点在于：
1. 框架合作协议中涉及玻璃强化的“康宁技术”是否可以包含专利，甚至专利的权利要求所限定的技术方案；
2. 通过检测强化处理后的玻璃性能是否可以反推一定是使用了康宁的处理工艺。
案件难点：
案件的难点在于如何确定框架协议中的“康宁技术”的合理范围，此外，案件发生在美国，晶博和信濠需要委托既没有语言障碍又熟悉美国法律的律师来处理本案。
律师策略：
顾萍律师是多年的美国纽约州执业律师，基于客户的需求，与美国律所合作为客户制定了一系列应诉方案和应诉策略。由于案件还在尽行，策略不能透露。
案件结果：
目前案件还在进行中。
案件意义/亮点：
本案涉及的大猩猩盖板市场约为11.5亿元人民币，其中康宁的大猩猩玻璃在中国占据了很大的市场份额，与许多玻璃加工厂商签订了类似的框架协议。本案的判决结果将可能会重新确定“康宁技术”的具体范围，对玻璃加工商的技术改进和玻璃供应商选择范围有较大的影响，继而影响玻璃供应商在中国盖板玻璃市场中的份额。
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